La industria de la creatividad sufre de una situación adversa común a todos los tamaños de agencia: los impedimentos al registro de marca. Si una propuesta de nombre le gusta al cliente pero resulta que le rechazan el registro, percibirá un mal servicio por parte de su proveedor de creatividad.
En esta guía hablaré sobre los obstáculos típicos con que se pueden encontrar negativas contra el registro de marca y de slogan. El sustento de estas limitantes se halla en artículos 4 y 90 de la Ley de Propiedad Industrial en México pero son bastante congruentes alrededor del mundo.
Los enlisto en orden de importancia, no como aparecen en la ley. Como podrán ver son abundantes.
Anterioridad fonética
El obstáculo más común que vamos a encontrar es que si hay una marca vigente idéntica o que se parezca a la que buscamos lo suficiente para confundir, en la clase de interés o clase relacionada, será impedimento a nuestro registro. Si fue solicitada anteriormente a nuestra presentación, tiene un mejor derecho, aún si no ha sido concedida.
Contención
Si la marca que buscamos está “contenida” en otra, no nos concederán el registro. Ejemplo, existe marca registrada en clase 30 para chocolates FERRERO ROCHER no me concederá la autoridad el registro FERRER.
Anterioridad gráfica
En caso de buscar proteger logo, es necesario confirmar que no hay otro registro similar para mismos productos o servicios. Hay un mecanismo de búsqueda en IMPI gratuito, pero requiere que el usuario se registre, y se alimenta con los criterios del clasificador de viena.
Anterioridad conceptual
Cuando usamos traducciones o sinónimos que coincidan con un registro, también puede ser detectado y negado. ¡Los examinadores traducen hasta a lenguas originales prehispánicas! Existiendo APPLE clase 9 no podemos registrar pomme, manzana o manzanita.
Descriptividad
No podemos adueñarnos de un término común a la clase de interés. Si voy a registrar una marca de condimentos no puedo solicitar “Cayenne”, una especie de pimienta.
Clase relacionada
El Clasificador de Niza, documento que divide la actividad económica en 34 clases de productos y 11 de servicios, no es perfecto, pero la intención de su existencia es que el consumidor no se confunda. Existen industrias cuya cobertura puede caer en dos o más clases. Un ejemplo son los materiales para construcción, que pueden dividirse en metálicos clase 6 o no metálicos, clase 19. No puedo apropiarme de un registro Ternium clase 19 si la autoridad considera que el consumidor se confundirá con los productos de acero de Ternium de la clase 6. Esto sucede también en clases 32 y 33, que abarca bebidas sin y con alcohol. Clases 3 y 5 que incluyen maquillaje sin medicamento y los medicados, respectivamente.
Dominio público
Cuando una palabra forma parte del lenguaje común la autoridad puede no concederla. Uno de nuestros clientes trató de registrar YOLO y la autoridad lo negó en base a este argumento. Le sucedió a la corporación Crossfit Inc. de los Estados Unidos al tratar de registrar su nombre en México.
No distintivo
Si existe una palabra o combinación que se use en varias marcas, no puedo registrarla como marca. Un ejemplo en vinos clase 33 es “Gran Reserva”, que forma parte de marcas como HERRADURA GRAN RESERVA, ANDANZA GRAN RESERVA, FLOR DE CAÑA GRAN RESERVA y otras más. No podemos apropiarnos de GRAN RESERVA pero al estar diluida esa combinación de palabras, podemos incluirla en nuestro registro.
Lugares
No podemos registrar nombres relacionados a un producto o servicio, por ejemplo, Sushi Japón o Tacos México. Si el lugar NO se caracteriza por un producto sí se puede, por eso en Monterrey hay una empresa casi para cada producto: Lonas Monterrey, Cemento Monterrey, Vidriera Monterrey, Universidad de Monterrey, pero no hay un registro Cabrito Monterrey.
Nombres propios
El registro de combinación de nombre y apellido requiere hacerse a nombre del mismo denominado, o bien autorización de alguien que tenga ese nombre.
Nombres artísticos
Pseudónimos y nombres de artistas requieren autorización de sus titulares originales o descendientes hasta el cuarto grado. No podemos obtener un registro Pancho Villa o Frida Kahlo sin autorización de sus descendientes o titulares.
Nombres de obras de derechos de autor
Si la autoridad encuentra que estamos utilizando el nombre de un libro, película, personaje o pieza musical nos exigirá copia del título de registro de obra ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor si es a nombre del interesado en obtener la marca, o la autorización del titular del mismo si es un tercero.
Moral y buenas costumbres
Términos malsonantes, juegos de sentido soez o palabras usadas para insultar o denigrar a minorías, grupos en condición vulnerable, pacientes de padecimientos o etnias no son obtenibles como marca. Argumentos semánticos a favor de su obtención rara vez son tomados en cuenta por la autoridad.
Inductora de error
Cuando una denominación puede interpretarse en forma errónea en cuanto a la calidad, origen o capacidad de un producto o servicio, es probable que no sea concedida.
Denominación de origen
Nombres asociados a un título de denominación de origen no serán concedidos como marca. No podemos obtener RIBERA DEL DUERO, TEQUILA o CHAMPAGNE como marca ya que esas denominaciones se manejan bajo sus propias reglas y requisitos, y sólo se conceden bajo la figura de Denominación de Origen a favor de los consejos reguladores que demuestren ser los legítimos titulares de este derecho.
Contravención a disposiciones de ley
Existen disposiciones en leyes como la General de Salud o de Protección al Consumidor que contemplan prohibiciones al registro, pero en general es necesario tener en cuenta que si podrían generar confusión al consumidor es posible que las nieguen o peor aún, que terceros interesados en hacer nulo el registro pueden promover acciones para que esta marca pierda validez.
Razas animales y variedades vegetales
Las denominaciones de familias de organismos vivos no pueden obtenerse como marca.
Mala fe
Hacer solicitudes amañadas para intentar evadir las disposiciones de ley puede ser motivo para que no sean concedidos.
Marca notoria o famosa
Las marcas que sean conocidas por un segmento mayoritario de la población, aunque sea para una actividad particular, no serán concedidas en otras clases. No podemos obtener un registro en clase 14 para joyería de la marca PALACIO DE HIERRO aunque esta empresa no cuente con un título para ese género de productos.
¡PRIORIDAD!
Una de las situaciones más imprevisibles es que un interesado haya solicitado una marca idéntica o similar en otro país, y la aplique en México el derecho de prioridad después de nuestra solicitud. Con esta figura, aunque la presentación en México se realice después de nuestro trámite, si el interesado tiene una mejor fecha extranjera que la nuestra, le concederán la marca y nos la negarán a nosotros. No hay manera directa de prevenir la anterioridad, ya que solicitudes en cualquier país que forme parte del convenio de París puede causar derecho de prioridad, y en algunos países miembros la búsqueda no es digital, sino presencial y física, en los acervos de expedientes impresos de las autoridades marcarias.
